【知识产权】工业品外观设计专利侵权的认定

        外观设计在西方国家多被称为工业品外观设计,或者简称为工业设计。在现代社会,工业产品仅有实用性是不够的,还要富有美感。外观设计已经成为产品整体质量的不可或缺的部分,在提高产品的市场竞争力方面扮演着十分重要的角色。因此,外观设计经常性地成为了”搭便车”等仿冒侵权的对象。

  作为创造性智力成果,外观设计专利是知识产权保护的客体之一,WTO三大支柱之一的《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)第1条明确规定协议包含的知识产权包括工业品外观设计。世界上大多数国家也都保护工业品外观设计。由于其具有工业和艺术的双重属性,对其保护方式的选择主要是纳入版权法或专利法的保护范围,或版权法与专利法双重保护。

有的国家则制订专门的外观设计法,我国将外观设计纳入了专利法的保护范围。自我国1985年4月1日施行《专利法》以来,外观设计的法律规定一直是一个薄弱的环节。2001年7月1日同时施行的新《专利法》及其《实施细则》中有关外观设计的法条仍旧很少。最高人民法院也没有出台过相关的司法解释。法律依据的缺乏以及理论研究的薄弱,已经无法应对越来越严重的外观设计专利侵权行为。

科蕊工业设计

一、 外观设计专利产品保护范围的法律规定及其问题

有关外观设计的法律规定主要有:《专利法》第2条规定,”本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”表明我国将外观设计作为专利权的客体给予保护。《实施细则》第2条规定,外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

《专利法》第11条规定,”外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”第31条规定,”一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。”第56条规定,”外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”根据以上规定,外观设计须以适合于工业上制造的产品为依托,形状、图案和色彩等为其构成要素,以追求视觉的美感效果为目的。

外观设计的保护范围由”产品”和”外观设计”两个因素决定:一件外观设计专利应当限于一种产品所使用的一项外观设计。照此理解,外观设计专利权利人”有权禁止第三人在与其专利产品相同或同一类别的产品上使用其外观设计,无权禁止第三人受保护的产品范围以外的产品上使用该外观设计”。
这些原则性规定存在两个问题:

一是相同产品或类似产品如何确定,即外观设计专利产品的保护范围如何界定;二是使用近似外观设计是否构成侵权未作明确规定。根据《专利法》第23条”授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似”的规定,可以推知使用近似外观设计构成侵权。但近似的外观设计又如何判定?实践证明,产品保护范围的界定与近似外观设计的判断存在着相当程度的复杂性。但外观设计专利侵权的认定是以此为基础的,非常有必要在法条的原则性规定之外作进一步的探讨。

二、 外观设计专利侵权认定的基准外观设计专利权的保护范围由”产品”与”外观设计”两个因素决定,专利权人有权禁止他人在与其专利产品相同或同一类别的产品上使用与其外观设计相同或相近似的外观设计。根据此分析,外观设计专利侵权认定的基准,一是相同产品或同一类别产品范围的界定;一是外观设计相同或相近似的认定。同时,还必须确定界定或认定者,即由谁来确定被控侵权产品与专利产品相同或属于同一类别、被控侵权的外观设计相同或相近似。(一)外观设计专利产品保护范围的界定对于相同或类似产品的判断,一种观点认为应根据1996年9月16日在我国生效的《建立外观设计国际分类洛迦诺协定》来认定。该协定将工业品分为31大类,217小类。确定外观设计专利产品的类别范围,以分类表的小类为基准,外观设计专利覆盖的产品范围限于同一小类的产品。例如,有轨电车、卡车和手推车、手拉车同属分类表第12类”运载工具”的第2小类,它们属于同一类产品;室内用钟属第10类”钟、表以及测量仪器”的第1小类,而手表属第10类的第2小类,所以室内用钟与手表不属于同一类产品。

另一种观点认为,应当参照商标侵权诉讼对相同或类似商品的判断标准。相同或类似产品的判断首先参照我国根据1988年11月1日开始采用的《关于供商标注册用商品和服务的国际分类的尼斯协定》所建立的《类似商品和服务类别》(2002年版),同时考虑产品本身的物理属性、产品的生产经营方式、产品的用途、产品的销售时间与地点与人们的使用习惯等。根据《尼斯协定》,商品共分为34大类,凡属于分类表中同一类的商品理所当然地被认定为同类产品,如同属于第5类的医用和兽医用制剂、医用卫生制剂、医用营养品、婴儿食品、膏药、绷敷材料、填塞牙孔和牙模用料、消毒剂、消灭有害动物制剂、杀真菌剂、除莠剂等为同类产品。同类产品包括相同的产品和类似产品。依照第二种观点,性能、用途、生产工艺、主要原材料等相近的产品属于相同产品。在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面相关或存在特定联系的产品为类似产品。咖啡与食盐、咖啡与茶等就有可能被认定为类似产品。按照第一种观点确定产品的保护范围简单方便,但过于机械。
第二种观点扩大了外观设计产品的保护范围,但商标权是基于权利人将特定的商品与商品标记联系起来,避免产品来源发生混淆;外观设计专利权是基于权利人对其产品外观具有新颖性、创造性和实用性的新设计,意在提高产品的竞争力,显然两者产生的法律基础和权利性质都不同。因此,两者的侵权判定方法不能简单的套用。

专利局制定的《专利审查指南》与新《专利法》及其《实施细则》同时自2001年7月1日起施行规定,同一种类的产品是指具有相同用途的产品,包括相同的产品和相近似的产品;相近似种类的产品是指用途相近的产品。根据《专利审查指南》,机械表和电子表尽管内部结构不同,但是它们的用途相同,属于同一种类的产品。鸡蛋容器和灯泡容器用途不同,但它们的用途相近,属于相近种类的产品。《专利审查指南》虽有参考价值,但它是在对专利申请进行是否给予授权时的审查判断标准,并不是外观设计取得专利权以后,发生侵权纠纷时认定相同或类似产品的法律依据。实践与理论中存在不同的观点,必然导致的外观设计专利侵权判定的司法标准与司法结论的不统一。

2001年北京市高院给北京市第一、第二中院下发了《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(以下简称”《意见》”)。《意见》认为,外观设计专利侵权判定,应当首先审查被控侵权产品与专利产品是否属于同类产品,不属于同类产品的不构成侵犯外观设计专利权。审查外观设计专利产品与侵权产品是否属于同类产品,应当参照外观设计分类表,并考虑商品销售的情况。在特殊情况下,类似产品之间的外观设计亦可进行侵权判定。

《意见》是北京高院印发给北京市第一、第二中院以供参照试行之用的,不具有法律渊源的意义,其中的规定如有与法律法规和司法解释不一致的以后者为准。笔者认为,它是多年审判经验的总结,是众多专家意见的提炼,在《专利法》及其《实施细则》缺乏具体、明确的规定的情况下,可以为全国各法院在处理外观设计专利侵权案件提供参考,也为今后的相关立法提供了重要的蓝本。

(二)相同或者相近似的外观设计的认定《专利法》第56条规定,”外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”所以,外观设计专利相似判定中,首先考虑被控侵权产品与专利产品是否属于相同产品或类似产品。不属于相同或类似产品的,不构成外观设计的相同或相似性问题。同一种类的产品包括相同产品和类似产品。

《专利审查指南》认为,外观设计相同是指被比外观设计与在先设计是同一种类的产品的外观设计,并且被比外观设计的全部外观设计要素与在先设计的相应要素相同,这些外观设计要素包括形状、图案以及色彩。从产品的种类及其外观设计的构成要素出发,相同或近似外观设计可以大致归纳为三种情况:
第一、对于同一种类产品的外观设计相同的具体情形是指,被比外观设计的形状、图案、形状和图案的结合、形状和色彩的结合、图案和色彩的结合或形状、图案和色彩的结合,分别与在先外观设计的形状、图案、形状和图案的结合、形状和色彩的结合、图案和色彩的结合或形状、图案和色彩的结合相同,即设计要素或其结合对应相同。

第二、对于同一种类的产品的外观设计相近似的具体情形是指,被比外观设计与在先外观设计的设计要素或其结合对应相近似。

第三、对于相近种类产品的外观设计相近似具体情形是指,被比外观设计与在先外观设计的设计要素或其结合对应相同或者相近似。

在认定外观设计是否构成侵权时,形状优于图案和色彩,图案和色彩则一并考虑。整体形状不相近似,图案相同的外观设计也不构成相近似。图案不同或不相近似,形状相同或相近似,仍可认定为外观设计近似。形状、图案不相同或不相近似,色彩相同的外观设计不构成相同或相近似。对形状、图案、色彩三者的结合,应当着重于结合的主要技术特征,只要结合的主要部分存在相同或近似,一般可以认定其侵权。权利人在专利申请时,声明要求保护的外观设计主要是指色彩时,如果被控侵权产品与专利产品同属一类产品,且与专利权人声明保护的色彩相同,就构成了侵权。

总的来说,如果产品种类相同或者相近,但被比外观设计与在先设计不相近似,或者产品种类不相同也不相近似的,则外观设计不相近似。如果两个外观设计的形状、图案、色彩等主要设计部分相同,则应当认为两者是相同的外观设计。如果构成要素中的主要设计部分相同或者相近似,次要部分不相同,则应当认为是相近似的外观设计;如果两者的主要设计部分不相同或者不相近似,则应当认为是不相同的或者是不相近似的外观设计。

外观设计相同或者相近似判定的视觉问题两个外观设计是否相同或者相近,以不同的人的视觉会得出不同的结论。外观设计产品所属领域的专业技术人员、专业美工设计人员、专利审查员、知识产权法庭的法官甚至可以对两个外观设计的细微差异做出判别。但外观设计专利的同类产品或者类似产品的普通消费者并不具备这样的能力,而这些普通的消费者才是产品的主要购买者。

所以,在判断外观设计是否相同或者相近似时,应以外观设计产品的普通消费者是否容易混淆为判断标准。该普通消费者具有一般的知识水平和审美观察能力,能够辨认产品的形状、图案以及色彩,他对被比外观设计产品的同一种类或者相近种类产品的外观设计的状况有而且只有常识性的了解。
该普通消费者仅以一般的注意力分辨产品的外观设计,产品不易见到部位的外观、不具有一般美学意义的部位的外观、产品的形状、图案以及色彩的微小变化等不会给其留下视觉印象。同时,”直接观察、隔离观察、整体与要部相结合观察”是普通消费者的观察方法,只能以肉眼直接观察,不能借助放大镜、显微镜、化学分析等工具或手段进行比较。不能将两个外观设计产品放在一起并列相对比较,应在时间、空间上作适当的间隔。要看整体效果,看两者是否具有相同的美感,不能强求两个外观设计在细节上都相同才构成近似。

整体效果取决于外观设计中容易引起普通消费者注意的主要部位,所以普通消费者观察与比较的重点应当是专利权人独创的富于美感的主要设计部分。

三、 外观设计专利间接侵权的认定在与外观设计专利权人相同或同一类别的产品上使用相同或近似的外观设计属于外观设计专利直接侵权行为。

如果行为人没有实施直接侵权行为,而是故意诱导、怂恿、教唆他人实施权利人的外观设计专利,使他人直接侵犯权利人的外观设计专利权,或为他人的直接侵权行为提供专利产品的模具、原材料、零部件、机器设备以及运输工具等便利条件,则属于对外观设计专利的间接侵权。间接侵权一般以直接侵权行为的发生为前提条件,行为人在主观上表现为故意,明知他人准备实施侵犯专利权的行为,客观上表现为或唆使他人直接侵权或为他人的直接侵权行为提供侵权条件。同时具备主观客观方面的要件,即可以认定行为人构成对外观设计专利的间接侵权。外观设计专利侵权一般应适用过错责任原则,即行为必须有诱导、怂恿或教唆他人实施权利人的外观设计专利技术的主观故意。

四、外观设计专利侵权的抗辩1.公用性抗辩。外观设计的相同或相近似,是以普通消费者从整体上比较两个产品是否容易混淆为基准的。但是,外观设计的创作素材资源毕竟是比较有限,随着社会发展和产品的日益丰富,更多产品的外观设计是对已有的公用外观(包括已过了保护期的外观设计)的局部改进,完全独创的外观设计正在减少。这种局部的改进往往集中在产品外观的非主要部位。此时,以一个普通消费者的视觉,按照整体与要部观察相结合的方法,将可能会得出侵权行为成立的结论,不自觉地将属于公用领域的产品外观纳入了专利权的范围。所以,在这种情况下,应将比较的重点放在非公用外观之外的创新点上,以认定两个外观设计是否相同或相近似。而被告可以以其产品的外观与已有产品的外观相同或相近似,即其使用的是公用部分的外观设计作为抗辩事由。如啤酒瓶的一般形状,热水瓶的通常的圆柱体形状及其提手柄的设计,台灯的灯座、灯罩的一般搭配等都属于公用性的外观,不能取得专利权的保护。
2.功能性抗辩。外观设计专利保护的是产品的装饰,但专利产品往往包含有功能性的部分。产品在正常使用过程中看不见的部件、内部结构,由产品的技术功能决定的外观特征以及不起美感作用的非装饰性内容,不是产品的外观设计,不能作为认定外观设计相同或相近似的要素。如自行车支架的”三角结构”及车轮的”细圆形”特征。因此在认定是否侵犯外观设计专利权时,首先在外观设计中剔除功能性部分,再进行相同或相似性分析,如果分析结果表明被控侵权设计与外观设计专利不存在相同或相近似的情况,则侵权不能成立。适用于欧洲大部分国家的欧洲议会和外观设计法律保护委员会于1996年5月制定的欧共体指示统一文本草案规定,对惟一由其技术功能支配的产品的外观特征,不应授予外观设计权。世界知识产权组织的《发展中国家工业品外观设计示范法》也建议,完全为了获得技术效果的设计,不应得到法律的保护。

在这方面,美国1988年有一个著名的案例”李诉德顿·哈森公司按摩器专利侵权案”,法院判定由一个长柄,长柄两端有两个相对的小球构成的按摩器的构造主要是由按摩器的功能所决定的,所以被告专利侵权不成立。

我国的司法机关已经在面对越来越多、越来越复杂的外观设计专利侵权纠纷案的处理,十分有必要在积累和总结司法实践经验和推动更多的理论研究的基础上,借鉴其他国家的成功经验,修订并丰富专利法的相关内容,或者出台专门的司法解释,以更好地保护外观设计专利权利人的知识产权。

作者:杨勇胜,原文发表于《太原理工大学学报(社会科学版)》2004年02期

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